適切なライセンスの実施について（依頼）
NEDOの委託研究開発に係る知的財産権のライセンスについては、適切に実施されますようにお願いします。
趣旨
NEDOの委託研究開発に係る知的財産権の実施許諾（以下、「ライセンス」）については、研究開発の成果の有効活用として積極的に行われることが望ましいと考えられますが、一方で技術情報の流出防止や国家安全保障の観点から、権利者の意図した範囲を超えて技術が利用されることのないようにすることも重要です。
ついては、NEDOの委託研究開発に係る知的財産権の権利者におかれましては、以下の留意事項等を踏まえつつ、適切にライセンスを実施されますようにお願いします。
留意事項
ライセンス契約を行う際は、例えば以下の重要事項、推奨事項に留意して実施してください。
| 重要事項 （原則として措置すべき事項） |
〔1〕技術の提供方法の限定 | ライセンスする技術の提供方法は、文書のみとするのか、又は現地での技術指導が含まれるのか等を明確に示し、意図した範囲を超えて技術の開示を求められることがないようにすることが重要である。 |
|---|---|---|
| 〔2〕サブライセンス（再実施許諾）の禁止／事前承認制の規定 | ライセンシーが、ライセンスされた特許権等を他の第三者に実施許諾することを禁止、又は実施許諾する場合はライセンサーに事前承認を求めることを規定するもの。 ライセンシーが自由に他の第三者に実施許諾し得ることとなると、ライセンサーの把握できないところで当該特許権等に基づく製造等が行われることとなり、意図した範囲を超えて技術が利用されるおそれが高くなる。 このため、サブライセンスについては、これを禁止又はライセンサーの事前承認制とすることが必要である。 |
|
| 〔3〕秘密保持条項の規定 （ノウハウもセットの場合） |
ノウハウをライセンスする場合、秘密保持情報の定義において、開示するノウハウが秘密保持の対象から漏れることのないよう留意し、必要に応じて、相手方の管理体制に関する具体的な義務を定めることが重要である。 また、秘密保持義務を課す際には、目的外使用の禁止及び契約終了後の秘密保持期間を定めることも重要となる。 |
|
| 〔4〕チェンジオブコントロール条項の規定 | チェンジオブコントロール条項は、会社分割や株式譲渡等により、会社の経営権が他者に移った場合に、契約の解除／見直しを規定するもの。 ライセンシーが海外企業に株式を譲渡する等のケースが生じた場合、当該海外企業からライセンシーに役員が送られてきたり、当該海外企業の関連企業等との取引が新たに発生したりすることがあり、それを契機に特許権等やそれに付随するノウハウが当該海外企業に利用される可能性がある。 このため、チェンジオブコントロール条項を定め、経営権の変更があった場合は、変更後もライセンスした特許権等が適切に使用され、意図した範囲を超えて技術が利用されるおそれがないかどうかを確認することが重要である。 |
|
| 〔5〕不可抗力条項の規定 | 不可抗力によって債務が履行できなくなっても債務不履行責任を負わないことを規定するもの。 不可抗力には、ある地域、国又は企業等に経済制裁の発動が行われた場合を含めることが推奨される。 |
|
| 〔6〕契約違反時の罰則規定 | ライセンス契約を確実に遵守させるために、ライセンス契約の違反が発覚した場合の罰則規定（契約解除、損害賠償、違反行為の停止又は予防、原状回復の義務等）を定めることが重要である。 | |
| 推奨事項 （措置することが推奨される事項） |
〔1〕販売先地域の制限 | ライセンス技術を用いた製品の販売先地域を制限することを規定するもの。 意図した範囲を超えて技術が利用されることを防ぐために、技術流出を行うおそれのある地域に、ライセンス技術を用いた製品を販売させないことが推奨される。 ただし、独占禁止法の制約（「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（公正取引委員会）等を参照）に留意する必要がある。 |
| 〔2〕リバースエンジニアリングの禁止等 （ノウハウもセットの場合） |
リバースエンジニアリングによる技術流出、及び提供した設備機器等に化体された技術の流出によって、意図した範囲を超えて技術が利用されることないように、十分な対策を講じることはもちろんであるが、契約においても、リバースエンジニアリングの禁止、及び提供した設備機器等の分解等の禁止を規定することが推奨される。 | |
| 〔3〕監査条項の規定 | 契約内容が守られているかをライセンサーが監査することを規定するもの。 ライセンス契約自体が適切であっても、事後的な管理ができないため、意図した範囲を超えて技術が利用されることが想定される。したがって、定期的な監査を行うことを規定することが推奨される。 |
|
| 〔4〕ライセンスしたノウハウに係る文書等の破棄／返却 （ノウハウもセットの場合） |
ライセンスしたノウハウに係る文書、及び提供した設備機器等を契約終了後もライセンシーに無断で使用させることは、リバースエンジニアリング等による意図した範囲を超えた技術の利用を起こしかねない。 したがって、ライセンスしたノウハウに係る文書、及び提供した設備機器等を契約終了後に、破棄／返却させる条項を規定することが推奨される。 |
|
| 〔5〕ライセンシーの各従業員との秘密保持契約 （ノウハウもセットの場合） |
ライセンシーに対する秘密保持義務に加えて、ライセンシーの各従業員との個別の秘密保持契約を締結して、ペナルティー条件等を挿入することで、意図した範囲を超えてノウハウが利用されることを防止することが推奨される。 |
ライセンス・ポリシーの策定
上記の「ライセンス契約における留意事項」は、ライセンス契約一般における留意すべき事項でもあります。
本知的財産権の権利者におかれましては、ライセンス・ポリシーやチェックシートとして、上記留意事項をあらかじめ定めておいてください。
背景
国の予算により実施される研究開発については、従来から、「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」（経済産業省）において、関係者への守秘義務の締結や技術情報の管理体制の構築などについて定め、技術情報等の流出防止措置を求めています。また、国家安全保障の観点から、研究開発の成果を第三者に使用させる場合も含めて技術情報等の流出防止対策を講じることが重要となってきています。そこで、上記ガイドラインが改訂（令和3年4月）されました。
改訂後の同ガイドラインにおいては、フォアグラウンドIPのライセンスにおける権利者の留意事項等が追加規定されています。
関連リンク
お問い合わせ先
技術戦略研究センター 標準化・知財ユニット E-mail：ip-mng＃nedo.go.jp
- ＃を@に置き換えてください。
最終更新日：2021年4月1日